Que vérifier avant de déposer ma marque française ou communautaire ?

Le dépôt de la marque est un acte à la fois symbolique et fondationnel dans la vie de votre projet. C’est par ce dépôt que vous allez annoncer à vos concurrents mais également à vos clients, qu’un produit ou un service est en cours de développement par votre entreprise. Il doit être fait sans erreur.

Avant toute réflexion sur la forme du dépôt, il conviendra d’arrêter son choix sur un type de marque spécifique.

Ce dépôt de marque aura vocation à vous permettre de débuter la mise en œuvre de votre stratégie marketing et de commercialisation. Il est donc particulièrement important de vérifier la disponibilité d’une marque en amont afin de vous assurer que celle-ci répond aux critères d’examen du dépôt de marque, mais également qu’elle, ou une marque similaire, n’est pas déjà déposée par une tierce partie pour des produits ou services identiques ou similaires.

Avant toute chose, il convient de déterminer les classes dans lesquelles vous souhaitez déposer votre marque. Chaque classe représente des produits ou services différents. La liste des classes peut être trouvée sur le site de l’INPI ou sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le dépôt ne doit pas se limiter au choix de la classe, mais aux produits ou services qui la composent. A titre d’exemple, la classe 28 « jeux ; jouet » pourra inclure les jeux de société, les peluches, voire même plus précisément les peluches en forme d’animaux.

Le dépôt du titre de la classe ne permet pas de protéger la marque pour l’intégralité de la classe (décision IP Translator et Paquet Marque). Dans le cas inverse, il serait trop aisé d’obtenir une protection étendue et de verrouiller le marché.

En outre, il est préférable de déposer la marque pour des produits et services qui vont réellement être exploités. En effet, cinq ans après la date de dépôt de la marque, un tiers pourra faire annuler partiellement la marque pour les produits et services qui ne sont pas exploités par le déposant, en application de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. On parle de déchéance pour défaut d’exploitation. Un ciblage dès le dépôt sur le cœur d’exploitation de la marque limite ce risque et les frais inutiles.

Il convient également de déterminer si vous souhaitez disposer d’une marque uniquement nationale ou de l’Union Européenne. En effet, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, il conviendra d’effectuer une recherche d’antériorités comprenant l’intégralité du territoire communautaire.

Ce choix dépend de votre stratégie commerciale. Si vous souhaitez commercialiser votre produit ou service hors de France, il pourra être plus intéressant de vous diriger immédiatement vers une marque de l’Union Européenne, pour limiter les frais et le temps d’examen.

En cas de choix limité à une marque française, il sera toujours envisageable, selon le temps passé depuis le dépôt, d’étendre simplement la marque au territoire communautaire ou de déposer, cette fois, une marque de l’Union Européenne.

Les critères de dépôt de marque sont les suivants, en application des articles L711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

• Elle doit être distinctive ;
• Elle ne doit pas avoir de caractère trompeur ;
• Elle doit être licite ;
• Elle doit être conforme aux bonnes mœurs.

Lors de dépôt, l’examinateur de l’INPI ou de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ex OHMI) se fonde sur ces critères pour accepter ou non le dépôt de la marque.

La marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle doit être suffisamment éloignée des produits ou services qu’elle désigne. L’examinateur du dépôt va s’assurer qu’elle est arbitraire et qu’elle n’évoque pas ce qu’elle désigne.

En outre, une marque n’est pas distinctive si elle décrit le produit ou le service, s’il s’agit de leur nom usuel, ou si elle désigne la forme du produit (pour les marques figuratives notamment).

Quant au caractère trompeur, la marque ne doit également pas donner l’impression au client que le produit dispose de caractéristiques ou de qualités particulières si celui-ci en est dépourvu (il peut s’agir par exemple de l’origine, d’un élément du produit ou service…).

La marque doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs. Ce critère pose moins de difficultés et fait appel au bon sens.

Lorsque vous vous êtes assurés que le terme de votre choix respecte les conditions de dépôt de la marque, reste à envisager le critère de la disponibilité de la marque.

Il convient donc de vérifier le point suivant : une marque identique ou similaire a-t-elle été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires ? Il s’agit du critère de la disponibilité de la marque.

La disponibilité n’est pas vérifiée par l’examinateur mais uniquement par les tiers qui y ont un intérêt.

En conséquence, en cas de marque antérieure, il existe un risque d’être visé par une procédure d’opposition (et en conséquence de subir un délai minimal de six mois avant d’avoir la certitude, ou non, de pouvoir utiliser la marque), ou par une procédure de contrefaçon (qui, en plus de vous exposer à des risques de dommages intérêt, viendrait mettre à mal le développement marketing et commercial fondé sur ce terme depuis le lancement du projet et constituerait un coût non négligeable).

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer une recherche sur les bases INPI et OHMI/EUIPO, dans les classes que vous avez choisies pour votre marque. Cette recherche pourra porter sur les marques identiques ou globalement similaires, pour des produits et services identiques ou similaires.

Effectuer cette recherche vous permettra de disposer d’une première idée de la disponibilité de la marque et de modifier le terme que vous souhaitez déposer, le cas échéant.

Il est aussi envisageable d’aller plus loin. Une recherche d’antériorité plus poussée et automatisée pourra permettre de ressortir de manière automatique, les marques dont l’orthographe ou la phonétique est similaire en prenant en compte toutes les variations possibles du terme choisi.

Il est dans ce cas préférable de faire appel à un spécialiste, qui pourra effectuer une recherche plus détaillée.

Il est donc simple et nécessaire d’effectuer une première vérification de la viabilité d’une marque. Une mauvaise compréhension de cette problématique pourrait avoir des conséquences financières conséquentes sur votre projet et provoquer un retard dans son exécution s’il s’avère nécessaire de déposer une nouvelle marque voire même de stopper tout marketing du produit ou service couvert par la marque initialement choisie.

Le temps passé à effectuer cette analyse ne sera jamais une perte de temps et sécurisera votre investissement pour la suite de votre projet.

Une fois la marque déposée, vous pourrez lutter contre les tiers utilisant des marques ou noms commerciaux qui lui sont similaires ou identiques.