Lorsque l’on dispose de plusieurs marques similaires, il est parfois difficile de toutes les utiliser lorsqu’elles ne recouvrent pas chacun un produit spécifique.

Au delà de cette problématique opérationnelle se cache une question juridique importante.

Il s’agit de la « famille de marque » : plusieurs marques partageant un même élément distinctif sont-elles liées juridiquement ?

L’usage d’une seule marque de la famille de marque est-il suffisant pour protéger toute la famille de marque de la déchéance ?

Avant toute chose, il convient de rappeler ce qu’est la déchéance de marque et la famille de marque, avant de conclure qu’il est bien nécessaire d’utiliser chaque marque de la famille.

Le titulaire de la marque se doit d’exploiter la marque pour les produits et services qu’elle couvre.

A défaut d’exploitation, il s’expose à une procédure dite de déchéance pour défaut d’exploitation de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »

De manière très simplifiée, cet usage doit être fait à titre commercial, dans la vie des affaires, et non à titre strictement interne ou dans un but symbolique (Arrêt Ansul – CJCE – 11 mars 2003).

En conséquence, en cas de non-exploitation d’une marque au cours des cinq années précédant la procédure de déchéance, le titulaire de la marque peut perdre ses droits sur la marque pour les produits et services non-exploités.

Il convient de noter que les droits ne seront pas perdus sur l’intégralité de la marque mais uniquement sur les produits et services visés au cas par cas.

Cette procédure a pour objectif d’éviter de privatiser un signe alors qu’il n’est pas utilisé. Elle protège la liberté du commerce.

Il est donc nécessaire de s’assurer de bien exploiter sa marque si l’on souhaite en garder le contrôle et ne pas s’exposer à un risque si un tiers décide d’exploiter le même signe pour des produits / services non exploités.

Le concept de famille de marque aurait pu être une bonne solution afin de limiter ce risque de déchéance.

La notion de famille de marque existe depuis 2007 et un arrêt Bainbridge de la CJUE.

La jurisprudence indique que des marques sont considérées comme faisant partie d’une famille de marque si elles reprennent le même élément distinctif.

En conséquence, le public pourrait considérer que toute marque utilisant cet élément distinctif fait partie de la même famille de marque, ce qui peut provoquer une confusion si les entreprises qui les utilisent ne sont pas apparentées.

Les marques déposées par une même entreprise répondent souvent à ce critère, si elles incluent par exemple la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise suivi d’un nom de produit.

Certains se sont donc demandés si l’usage d’une marque de la famille, ayant atteint un certain degré de notoriété, ne suffit pas à faire obstacle à la déchéance des autres. Cette solution est intéressante car elle permettrait de limiter l’investissement marketing à une seule marque.

L’arrêt Rintisch de la CJUE du 25 octobre 2012 a douché cet espoir :

« l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même famille. »

Cet arrêt a été transposé en droit français par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016.

En conséquence, il est désormais impossible de se réfugier derrière l’exploitation d’une marque principale pour prouver l’usage de toutes ses marques.

La marque qui est utilisée doit être identique à la marque déposée pour la protéger contre la déchéance. Seule la preuve d’exploitation d’une marque identique à celle qui a été déposée est acceptable.

A titre d’exemple :

• Vous disposez des marques « Blabla », « Blabla2 », « Blabla3 », « Blabla4 ».
• Vous n’utilisez que la marque « Blabla » mais souhaitez continuer à pouvoir utiliser les autres marques.
• Le seul usage de la marque « Blabla » ne suffira pas à protéger les autres marques de la déchéance.
• Il conviendra d’utiliser, dans la vie des affaires, les marques « Blabla2 », « Blabla3 » et « Blabla4 ».

Si vous disposez de plusieurs marques, il conviendra donc de toutes les exploiter afin d’éviter de perdre l’usage d’une d’entre elles.

Cette exploitation doit être sérieuse et dans la vie des affaires. Par exploitation sérieuse, il est entendu un usage pour mettre des produits ou services dans le commerce, qu’il s’agisse d’un usage publicitaire ou du nom d’un produit / service.

Cette solution est sage car elle permet d’éviter les stratégies de dépôt de toute une famille de marque dans une stratégie d’obstruction de la concurrence.

Il convient de tenir compte de cela si vous souhaitez déposer plusieurs marques pour maximiser votre stratégie de protection. En cas de dépôt de marque, sauf s’il d’un dépôt défensif pour éviter qu’un tiers ne puisse utiliser une marque pendant 5 ans, il est nécessaire de l’utiliser pour votre activité.