Cet article est le second d’une série sur les choix des produits et services pour le dépôt de marques couvrant des produits et services courants.

Le premier couvrait le dépôt d’une marque de vêtements.

Il a vocation à vous guider pour un dépôt de marque « standard », pour effectuer un choix pertinent de classes.

Dans cet article, nous aborderons le dépôt d’une marque de logiciels.

A titre préalable, il convient de vous assurer que la marque que vous souhaitez déposer est disponible. Ceci peut être fait dans le cadre d’une recherche d’antériorités.

Une fois ceci effectué, il est temps de choisir les produits et services à couvrir par la marque.

L’INPI et l’EUIPO proposent des choix standards de produits et services, sur la base de la classification de Nice. Cette liste est longue et peut être complexe.

La classe 9 couvre les logiciels fabriqués en interne par l’entreprise. La liste simplifiée est la suivante :

• « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. »

Cette liste est très générique et peut être limitée de la manière suivante :

• «  Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; »

Il est possible d’y ajouter les applications mobiles, mais également de préciser l’objet des logiciels produits et commercialisés.

Ces listes sont fournies de manière génériques et peuvent être personnalisées si vos produits sont spécifiques ou différents de la liste simplifiée. Il est généralement pertinent d’être précis afin de couvrir les produits effectivement exploités sous la marque. Dans certains cas, et notamment en cas d’action en nullité, il pourra en effet vous être demandé de fournir des preuves d’usage de l’intégralité des produits couverts par la marque.

La commercialisation d’un logiciel implique généralement la fourniture de services annexes, tels que l’hébergement ou la maintenance.

Il conviendra alors d’étendre la marque aux classes suivantes :

• Classe 42 : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données. »

D’autres classes peuvent également être pertinentes :

• Classe 38 (télécommunications) : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux »
• Classe 41 (formation et publications en ligne) : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne »
• Classe 45 (réseaux sociaux) : « services de réseautage social en ligne »

Une nouvelle fois, il conviendra de choisir les services pertinents, mais également de les personnaliser pour qu’ils soient adaptés à vos activités.

Les éléments fournis sont des pistes de réflexion, qui ne remplacent toutefois pas un conseil personnalisé, spécifique à la marque envisagée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance pour déposer votre marque.

Cet article est le premier d’une série sur les choix des produits et services pour le dépôt de marques couvrant des produits et services courants.

Il a vocation à vous guider pour un dépôt de marque « standard », pour effectuer un choix pertinent de classes.

Dans cet article, nous aborderons le dépôt d’une marque de vêtements.

A titre préalable, il convient de vous assurer que la marque que vous souhaitez déposer est disponible. Ceci peut être fait dans le cadre d’une recherche d’antériorités.

Une fois ceci effectué, il est temps de choisir les produits et services à couvrir par la marque.

L’INPI et l’EUIPO proposent des choix standards de produits et services, sur la base de la classification de Nice. Cette liste est longue et peut être complexe.

La classe 25 couvre les vêtements fabriqués en interne par l’entreprise. La liste simplifiée est la suivante :

• « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. »

Certaines classes annexes peuvent également être pertinentes dans la mesure où elles couvrent des produits annexes et généralement commercialisés par les mêmes entreprises :

• Classe 14 (joaillerie) : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles. »
• Classe 18 (maroquinerie): « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. »
• Classe 23 (mercerie) : «Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. »
• Classe 24 (textiles) : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage. »
• Classe 26 (articles complémentaires aux classes susvisées) : « Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. »

Il conviendra bien entendu de se limiter aux seules classes pertinentes à votre activité.

Ces listes sont fournies de manière génériques et peuvent être personnalisées si vos produits sont spécifiques ou différents de la liste simplifiée. Il est généralement pertinent d’être précis afin de couvrir les produits effectivement exploités sous la marque. Dans certains cas, et notamment en cas d’action en nullité, il pourra en effet vous être demandé de fournir des preuves d’usage de l’intégralité des produits couverts par la marque.

La vente de vêtements en retail implique la commercialisation de produits de tiers. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une marque de produits mais également de services.

La classe 35 est alors pertinente. Nous vous invitons à consulter l’article suivant, pour plus de détails à ce sujet : https://www.pacaud-avocat.fr/depot-marque-choix-produits-services-retail/

La liste de services devra inclure la notion de vente au détail de produits de tiers, ainsi que la liste de produits concernés.

Les éléments fournis sont des pistes de réflexion, qui ne remplacent toutefois pas un conseil personnalisé, spécifique à la marque envisagée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance pour déposer votre marque.

L’accord de retrait sur le Brexit a pris effet le 1^er février 2020, et le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers à l’Union Européenne.

De ce fait, le Royaume-Uni quitte le système de la marque de l’Union Européenne. A compter du 1^er janvier 2021, le régime de la marque de l’Union Européenne ne couvrira plus le territoire du Royaume-Uni.

La période de transition reste toutefois en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Des mesures transitoires ont donc été convenues, et ont un impact sur les dépôts de marque de l’Union Européenne à l’EUIPO.

L’Intellectual Property Office (office des marques du Royaume-Uni) détaille les conséquences du Brexit sur les marques de l’Union Européenne.

Le 1^er janvier 2021, l’Intellectual Property Office (« IPO ») crééra une marque du Royaume-Uni identique à toute marque de l’Union Européenne enregistrée, avec son propre numéro.

Cette marque sera considérée comme une marque du Royaume-Uni, équivalente à une marque déposée auprès de l’IPO. Les dates de dépôt et de priorité seront maintenus. La marque sera indépendante de la marque de l’Union Européenne, et pourra être contestée, licenciée et/ou transférée en tant que telle.

Cette conversion sera effectuée gratuitement et automatiquement. Aucune formalité ne sera nécessaire, et aucun document fourni.

Il est possible de demander l’IPO de ne pas bénéficier de la conversion.

Les dépôts de marque de l’Union Européenne en cours d’enregistrement par l’EUIPO au 31 décembre 2020 ne seront pas automatiquement transformés en dépôt de marque du Royaume-Uni.

Le déposant disposera d’un délai de 9 mois à compter du 1^er janvier 2021 pour demander une marque du Royaume-Uni équivalente.

Cette marque disposera alors de la date de dépôt initiale de la marque de l’Union Européenne, et pourra bénéficier de sa date de priorité.

Cette marque devra être identique à la marque de l’Union Européenne.

Des frais de £170 seront dus pour une classe, et £50 par classe supplémentaire.

Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Si le déposant le souhaite, il peut ne pas l’exercer. Dans ce cas, sa marque de l’Union Européenne cessera de couvrir le territoire du Royaume-Uni à compter du 1^er janvier 2021.

Un dépôt national devra être effectué si le déposant souhaite déposer une marque différente ou n’exerce pas sa faculté dans le délai de 9 mois.

Les marques converties devront être renouvelées auprès de l’IPO à leur échéance.

Le numéro de la marque convertie sera identique au numéro de la marque de l’Union Européenne, avec le préfixe UK009.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, ou en cas de besoin d’assistance pour gérer cette période de transition.

La réalisation de compositions florales complexes implique la mise en œuvre d’un savoir-faire unique par le fleuriste, ainsi qu’une sensibilité esthétique marquée. Il est donc logique de se demander si ces œuvres sont susceptibles d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle, et, si cela est le cas, de comprendre les conditions de la protection.

Vous pouvez lire la suite à l’adresse suivante : https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/matthieu-pacaud-avocat-les-fleuristes-disposent-ils-de-droits-de-propriete-intellectuelle-sur-leurs-compositions-et-arrangements-floraux/485037/

Vous avez préparé minutieusement votre dépôt de marque, en ayant bien relu tous les champs du formulaire de dépôt. Tout vous semble correct et vous décidez donc de valider le dépôt.

Quelques semaines plus tard, vous vous apercevez qu’une erreur s’est glissée dans votre dépôt.

Est-il possible de corriger cette erreur? Comment faire ?

Il convient de distinguer plusieurs types d’erreurs, qui n’obéissent pas au même régime :

• Erreur sur le signe lui-même.
• Erreur sur les produits ou services.
• Erreur sur les éléments d’identification du titulaire.
• Erreur de l’office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO).

Certains de ces éléments peuvent être corrigés, d’autres ne le peuvent pas.

L’élément verbal ou figuratif de la marque ne peut être modifié.

Il s’agit de l’erreur la plus impactante, dans la mesure où la marque doit être utilisée exactement telle qu’elle est déposée.

Toute erreur sur le signe lui-même ne pourra être corrigée que par un nouveau dépôt, impliquant un nouveau paiement des frais de dépôt.

Le listing de produits et services couverts par la marque ne peut également pas être modifié.

Une fois le dépôt effectué, il est uniquement possible de limiter la marque, c’est à dire de supprimer des produits ou services, ou d’y ajouter une exclusion (par exemple : « à l’exclusion des produits pharmaceutiques »).

En cas d’oubli de produits ou services, ou en cas d’erreur quant à un produit ou service proposé, il sera également nécessaire de faire un nouveau dépôt, impliquant un nouveau paiement des frais de dépôt.

Les erreurs relatives aux éléments d’identification du titulaire de la marque peuvent en revanche être corrigées.

Il pourra s’agir d’une faute dans le nom de la société, d’une erreur d’adresse.

Cette correction peut être effectuée par la procédure de rectification d’erreur matérielle.

Par exception à ce qui a été précédemment indiqué, toute correction d’erreur de la part de l’INPI ou de l’EUIPO peut être effectuée, y compris si le signe est impacté.

Dans ce cas, il convient de contacter l’INPI ou l’EUIPO par courrier pour demander la correction.

Celle-ci est effectuée sans frais par la publication d’un erratum.

La procédure de rectification d’erreur matérielle permet de corriger toute erreur n’impactant pas le signe lui-même.

Il suffit d’envoyer un nouveau formulaire de dépôt de marque à l’INPI, accompagné des éléments justificatifs et des preuves de l’erreur à corriger, ou de faire une demande en ligne si le dépôt initial avait été effectué par l’outil de l’INPI.

Elle est soumise au paiement d’une redevance de 104 euros, conformément aux tarifs de l’INPI (https://www.inpi.fr/sites/default/files/presentation_internet_tarifs_1er_juillet_2015.pdf).

Il est donc important de bien vérifier tous les champs du formulaire de dépôt préalablement au dépôt de la marque, afin d’éviter des frais supplémentaires pour corriger une erreur.

Au cours de la vie de la marque, des changements peuvent impacter la marque : changement de titulaire, changement d’adresse, etc.

Il ne faut pas oublier le cas où un dépôt a été effectué pour une société en cours de création. Il faut en effet informer l’office de propriété intellectuelle de la création de la société, pour que celui-ci soit opposable aux tiers.

Dans tous ces cas, il convient de faire une inscription pour enregistrer le changement.

L’inscription coûte 27 euros par marque à l’INPI, et 200 euros à l’EUIPO.

L’inscription est toutefois gratuite s’il s’agit d’un changement d’adresse, de forme juridique, de nom, ou de dénomination du titulaire de la marque, ou de la confirmation d’une création de société.

Nous pouvons vous assister pour toute inscription ou correction d’erreur auprès de l’INPI ou de l’EUIPO.

Je suis souvent interrogé par mes clients sur la question du choix entre le dépôt d’une marque française, ou d’une marque de l’Union Européenne. Les différences entre ces deux marques ne sont pas toujours claires pour les non-initiés.

Je vous propose donc un résumé rapide de leurs caractéristiques, et quelques pistes de choix.

La marque française est déposée auprès de l’INPI. L’INPI est un organisme qui a pour mission de gérer les registres de propriété intellectuelle français.

Une marque déposée à l’INPI ne couvre donc que le territoire français, et, sur option, la Polynésie française.

Seules les marques françaises (ou internationales en vigueur en France) et les marques de l’UE sont susceptibles de constituer une antériorité à votre dépôt.

Les frais de dépôt à l’INPI, via le site internet sont de 210 euros pour trois classes, et 42 euros par classe supplémentaire.

Une fois la marque publiée par l’INPI, le délai d’opposition est de 2 mois.

La marque est déposée pour 10 ans, et devra donc être renouvelée à son échéance.

La marque de l’Union Européenne est déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO). L’EUIPO est une agence de l’Union Européenne qui est chargée de gérer les titres de propriété intellectuelle de l’UE.

Une marque déposée à l’EUIPO couvre le territoire de tous les États-membres de l’UE. Il n’est donc pas nécessaire de déposer une marque nationale dans tous les pays de l’UE pour disposer d’une protection large.

La marque de l’UE est susceptible de constituer une antériorité opposable dans tous les pays de l’UE.

A l’inverse, toute marque nationale, déposée au sein d’un des pays de l’UE, toute marque internationale visant l’un des pays de l’UE, ainsi que toute marque de l’UE, est susceptible de constituer une antériorité opposable au dépôt de la marque de l’UE.

Les frais de dépôt à l’EUIPO, via le site internet sont de 850 euros pour une classe, 50 euros pour la deuxième classe, et 150 euros pour toute classe supplémentaire.

Une fois la marque publiée par l’EUIPO, le délai d’opposition est de 3 mois.

La marque est déposée pour 10 ans, et devra donc être renouvelée à son échéance.

Il s’agit d’une décision qui est essentiellement une décision de stratégie interne.

Quelques pistes permettent toutefois d’orienter votre choix. Celles-ci ne prennent toutefois pas en compte votre situation personnelle, qui peut nécessiter une analyse plus spécifique.

Si votre activité vise uniquement la France, et si vous n’avez aucune intention de l’étendre au sein de l’UE, la marque française est généralement amplement suffisante.

Si vous avez une activité en France, et/ou envisagez de l’étendre au sein de l’UE, la décision est plus complexe :

• Vous envisagez une activité dans moins de trois ou quatre pays de l’UE : il est tout à fait possible de déposer une marque française et une marque nationale dans tout autre pays. Le dépôt de la marque de l’UE est généralement moins pertinent financièrement.
• Vous envisagez une activité dans plus de trois ou quatre pays de l’UE : le dépôt d’une marque de l’UE est généralement plus simple administrativement, et moins coûteux.

Disposer de marques nationales au lieu d’une marque de l’UE permet en revanche parfois de contourner des antériorités gênantes dans un des pays de l’UE. En effet, il est ainsi possible de ne déposer la marque que dans les pays sans risque.

Il est également tout à fait possible de déposer les deux types de marques. N’oubliez pas qu’en cas de dépôt d’une marque, vous disposez d’un délai de 6 mois pour l’étendre à l’étranger, et bénéficier de la date de dépôt initiale pour les deux marques. C’est une faculté utile, dont il faut tirer avantage pour garantir votre antériorité.

N’hésitez pas à nous contacter pour une analyse détaillée de votre situation. L’analyse doit se faire au cas par cas afin d’assurer une protection optimale de votre marque.

La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.

Deux cas de figurent sont à prendre en compte.

Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.

Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.

Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.

La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.

Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

• Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
• Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
• Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.

Choisir la liste de produits et services désignés lors du dépôt d’une marque est un processus complexe qui nécessite de comprendre le fonctionnement de la classification de Nice. Un mauvais choix est en effet susceptible d’avoir un impact qu’il n’est pas toujours possible de rattraper, des années plus tard.

Une marque destinée à être utilisée par une enseigne qui commercialise des produits de tiers ne doit pas viser les mêmes produits et services qu’une marque qui commercialise des produits sous son nom propre.

En raison du principe de spécialité des marques, il convient de déposer la marque dans les catégories de la classification de Nice qui correspondent à l’activité réelle de l’entreprise.

La classification de Nice est composée de 45 classes, permettant de protéger tout l’éventail de produits et services existants.

De manière très simplifiée, les classes disponibles lors du dépôt de marque sont séparées en deux catégories :

• Les classes visant les produits fabriqués et commercialisés, en nom propre, sous la marque (classe 1 à 34).
• Les classes visant les services commercialisés sous la marque (classes 35 à 45).

Si des produits sont fabriqués et commercialisés par le titulaire de la marque sous son nom propre, il conviendra de protéger les produits visés par les classes de 1 à 34 qui correspondent.

A l’inverse, si la marque est une marque de services, il n’est pas nécessaire de protéger les produits des classes 1 à 34, mais uniquement les services correspondant dans les classes 35 à 45.

Il est important de ne pas se contenter des libellés proposés par la classification et l’INPI, et d’établir un listing personnalisé pour le dépôt de la marque. Cela permettra d’assurer une protection complète et adéquate de votre activité. Le choix de libellés génériques pourra vous être opposé comme trop générique et diminuer la protection de votre marque.

Les marques de retail sont source de nombreuses confusions en matière de dépôt de marque.

Les déposants qui souhaitent exercer leur activité dans ce domaine sont souvent tentés de protéger des produits des classes 1 à 34, en visant les produits de tiers commercialisés sous leur enseigne. Par exemple une marque qui souhaite commercialiser des vêtements de tiers aura tendance à choisir la classe 25.

En réalité, la classe 35 est la plus adaptée à cette activité. En effet, la vente de produits de tiers est considérée comme un service.

En conséquence, il est nécessaire de déposer la marque en visant la vente au détail ainsi que la liste de produits commercialisés au sein de l’enseigne (dans notre exemple « Vente au détail de tee-shirts, chaussettes, etc »).

Par ailleurs, la simple mention de la vente au détail n’est pas suffisante si elle ne précise pas la liste des produits vendus. Ce libellé serait en effet considéré comme trop générique et susceptible d’accorder une protection trop importante.

Le dépôt d’une marque visant des produits ne protègera pas correctement l’activité de vente au détail.

Quel que soit le type de marque envisagé, il est dans tous les cas préférable de se faire conseiller avant de commander une recherche d’antériorités à l’INPI dans des classes non pertinentes ou de déposer votre marque, afin de disposer d’une protection adéquate. Cela permettra d’économiser des frais de nouveau dépôt et limitera le risque.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister pour la recherche d’antériorités et le dépôt de votre marque. N’hésitez pas à nous contacter.

Si vous avez déjà déposé une marque, vous avez certainement déjà entendu parler de la procédure d’opposition. Êtes-vous toutefois informés de son fonctionnement ?

La procédure d’opposition est ouverte contre tous les dépôts de marque française effectués auprès de l’INPI, pendant une période de deux mois à compter de la publication de la marque au BOPI.

Cette opposition peut-être effectuée sur la base d’une marque antérieure française, de l’Union Européenne ou internationale visant la France.

L’opposition est soumise à un coût de 325 euros, à régler par l’opposant lors de l’opposition.

Une fois l’opposition déposée, le déposant de la marque contestée en est informé et dispose d’un délai pour transmettre ses observations.

Un projet de décision est ensuite transmis aux deux parties, sur lequel des observations peuvent être déposées dans un délai d’un mois.

En l’absence d’observation déposée au cours du délai, le projet de décision devient définitif. Si des observations ont été déposées, l’INPI pourra les prendre en compte pour amender son projet, sans que cela ne soit toutefois garanti.

L’INPI doit prendre sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de l’opposition.

Il est alors possible d’interjeter appel de la décision auprès d’une des dix Cour d’Appel compétentes en matière de marque, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’INPI.

L’argumentaire d’opposition contient deux parties : la comparaison des produits et services, et la comparaison des signes. Une identité ou similitude entre les marques au sein de l’une des parties peut être compensée par une forte différence au sein de l’autre partie.

La première consiste en une comparaison des produits et services de la marque antérieure et de la marque déposée.

Les produits ou services identiques doivent être identifiés.

Il en va de même pour les produits ou services similaires, mais il conviendra dans ce cas d’expliquer en quoi les produits ou services sont des synonymes ou complémentaires. Il est également possible de comparer des produits ou services de classes différentes dans la mesure où ils pourraient raisonnablement être fournis de manière complémentaire.

Une présentation sous forme de tableaux est souvent retenue dans un souci de clarté.

Une fois les produits ou services comparés, il conviendra de comparer les signes.

Si les signes sont en tous points identiques, la comparaison est simple dès lors qu’il n’y a pas à démontrer un quelconque risque de confusion. Il suffira alors d’argumenter que le signe est identique sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

Si les signes sont similaires (une petite différence justifiant la qualification de similitude et non d’identité), il est nécessaire de démontrer que le second signe créé un risque de confusion au sein du public.

Il convient alors de comparer les marques sur trois plans :

• Visuel : les préfixes ou suffixes sont-ils identiques ? Les différences sont-elles minimes ? L’ordre est-il le même ? Les éléments graphiques sont-ils ressemblants ?
• Phonétique : les phonèmes sont-ils les mêmes ? Dans le même ordre ?
• Conceptuel : les concepts des deux marques sont-ils identiques ? Il est également possible d’intégrer des éléments extérieurs (extraits de sites web, documents commerciaux, etc) pour renforcer l’argumentation.

Il est également utile de rechercher la jurisprudence de l’INPI pour des oppositions similaires, afin de trouver des décisions qui vous sont favorables.

La structure est similaire en défense. Toutefois, il conviendra de prendre en compte l’argumentaire adverse afin de répondre à tous les points soulevés.

Cette procédure est complexe et peut nécessiter l’assistance d’un professionnel du droit. N’hésitez pas à nous contacter.

L’adhésion à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), non obligatoire, a un impact parfois mal compris par les artistes. Il s’agit d’un organisme de gestion collective des droits des musiciens (et apparentés), qui a pour objectif d’assurer la collecte et la redistribution de la rémunération de l’exploitation des œuvres musicales.

Cet article a pour objet de résumer ses conséquences et de vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement.

Le rôle des organismes de gestion collective tels que la SACEM est prévu aux Articles L321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

L’article L321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose notamment que :

I.- Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.

Le rôle de la SACEM est de percevoir les revenus de l’exploitation des droits cédés et de les reverser à l’auteur ou ses ayants droits, en application de l’Article 9 de ses Statuts.

Les redevances de droits d’auteur perçues par la société au titre du droit d’exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre l’auteur, le compositeur et l’éditeur de chacune des œuvres exécutées ou représentées.

La SACEM est un organisme non-lucratif qui doit redistribuer l’intégralité des sommes collectées à ses sociétaires (les artistes), à l’exception de ses frais généraux.

A cette fin, la SACEM est la seule à pouvoir donner son autorisation aux utilisateurs pour exploiter les œuvres sur lesquelles elle gère les droits.

Elle joue un rôle centralisateur, de « guichet unique » afin d’éviter que les auteurs aient à gérer la perception des droits de manière individuelle.

En matière de musique, il est particulièrement difficile pour un artiste de suivre l’utilisation de ses œuvres, en raison de la multiplication des diffuseurs : radio, streaming, utilisation au sein de commerces ou lors de manifestations publiques…

En conséquence, le système de la gestion collective a été pensé pour permettre aux auteurs de ne plus avoir à s’occuper du contrôle des usages de ses créations et de sa rétribution.

La SACEM autorise (ou non) l’utilisation des œuvres de son répertoire, et en collecte la rémunération.

La SACEM collecte à la fois les droits liés à l’exploitation en France mais également à l’étranger, via des accords avec d’autres organismes équivalents.

L’auteur n’a aucune obligation d’adhérer à la SACEM et peut choisir de gérer ses droits de manière individuelle. Cela nécessite toutefois une organisation administrative conséquente.

Afin de bénéficier des services de la SACEM, chaque sociétaire doit lui apporter ses droits patrimoniaux (de reproduction mécanique et de représentation au public), soit sur des œuvres spécifiques, soit sur son catalogue entier, y compris, par exception, sur ses œuvres futures.

L’apport des droits à la SACEM investit cette dernière, à titre exclusif, de la titularité du droit de représentation publique et du droit de reproduction mécanique de ses membres par suite d’un transfert desdits droits.

Il s’agit d’une véritable cession des droits d’exploitation sur les œuvres et non d’un simple mandat de gestion.

L’adhésion à la SACEM est consentie à titre exclusif, en application de l’Article 2 de ses Statuts :

« Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l’article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir. »

Cela est confirmé par l’article 18 des Statuts :

« Il est interdit à tout Adhérent, Stagiaire, Sociétaire professionnel ou Sociétaire définitif, de céder le droit dont il a déjà investi la société dans le cadre de ses Statuts ainsi que d’autoriser ou d’interdire personnellement l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres. »

Les sociétaires de la SACEM ne peuvent donc plus autoriser eux-mêmes l’utilisation de leurs droits, ou les céder, ni même agir en contrefaçon, une fois que ceux-ci ont été transmis à la SACEM.

Il en va de même pour un usage à titre personnel : la SACEM doit donner son autorisation.

Il s’agit ici d’une limitation des droits jugée acceptable au titre du bien commun.

L’auteur reste toutefois titulaire du droit moral, qui n’est pas cessible, en application de l’Article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

L’apport des droits à la SACEM peut être retiré à tout moment par l’auteur, pour ne plus être soumis à la gestion collective et donc gérer individuellement les droits sur les œuvres. Ce retrait a pour effet de restituer les droits à l’auteur ou l’ayant-droit, qui peut à nouveau céder ses droits librement.

L’adhésion à la SACEM est donc lourde de conséquence et doit être mûrement réfléchie par chaque artiste. Celle-ci doit correspondre à votre philosophie et à la manière selon laquelle vous envisagez de gérer vos œuvres.